이번 연구자료에서는 최근 미국에서 심결이 있었던 진핵세포에서의 CRISPR 유전자 편집 기술에 관한 특허 분쟁에 대해서 살펴보겠습니다.

이 분쟁은 독일 막스플랑크연구소 엠마누엘 샤르팡티에(Emmanuelle Charpentier)와 미국 캘리포니아대 버클리(UC Berkeley) 제니퍼 다우드나(Jennifer A. Doudna) 노벨 화학상 수상 팀(이하 ‘버클리대학 팀’), MIT의 펭 장(Feng Zhang)과 하버드 대학의 조지 처치(George Church)의 브로드연구소(The Broad Institute, 이하 ‘브로드연구소 팀’) 중에서 누가 먼저 진핵세포에서의 CRISPR 유전자 편집 기술을 발명했는지에 대한 두 번째 분쟁입니다.

2022년 2월 28일, 미국 PTAB(Patent Trial and Appeal Board, 미국의 특허심판원)에서 진핵세포 시스템에서의 CRISPR 유전자 편집 기술에 관한 특허 분쟁에서 브로드연구소 팀의 손을 들어주는 심결을 내렸습니다(사건번호: Interference No. 106,115). 즉, 브로드연구소 팀이 진핵세포에서의 CRISPR 유전자 편집 기술을 먼저 발명하였기에 그에 대한 권리는 브로드연구소 팀이 갖는다는 것입니다.

하지만 버클리대학 팀은 이 심결이 버클리대학 팀의 원핵세포나 진핵세포를 특정하지 않은 CRISPR-Cas9 편집 기술에 관한 선행 특허에는 아무런 영향을 주지 않아 항소할 것으로 예상됩니다.

사건 배경

버클리대학 팀은 2012년 5월 25일, 세계 최초로 CRISPR/Cas9을 이용하여 원핵세포에서 유전자 편집을 성공시키고 진핵세포/원핵세포에 대한 특정 없이 CRISPR/Cas9을 이용한 유전자 편집 기술을 최초 가출원하고, 그 해 8월 17일에 이 역사적인 연구 결과를 Science지에 발표하였습니다. 또한, 2020년에 이 연구성과를 통해 엠마누엘 샤르팡티에와 제니퍼 다우드나 박사는 노벨 화학상을 수상하였습니다.

한편, 브로드연구소 팀은 같은 해인 2012년 12월 12일, 진핵세포에서 CRISPR/Cas9을 이용한 유전자 편집을 성공시키고, 이 기술을 가출원하였습니다.

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첫 번째 분쟁은 2015년, 버클리대학 팀이 세포계에 대한 특정이 없는 특허(미국특허 제10,266,850호)에 기초하여 브로드대학 팀의 진핵세포에 대한 특허(미국특허 제8,697,359호 등)에 대해 누가 먼저 발명한 것인지에 대한 결정을 요구하는 저촉 심사(Interference)를 신청하면서 시작되었습니다. 해당 특허들은 미국 특허법 개정 전의 선발명자주의의 적용을 받아 출원일과 별개로 실제 누가 먼저 발명했는지에 따라 특허받을 권리를 갖기 때문에 해당 분쟁의 결과가 매우 중요합니다.

그러나 브로드연구소 팀의 발명은 버클리대학 팀의 일반적인 CRISPR/Cas9 유전자 편집 방법에 비추어 자명하거나 예측 가능하지 않다는 이유로 서로 저촉되지 않는다는 것으로 분쟁이 종결되었습니다. 즉, 서로 동일한 발명이 아니기 때문에 누가 먼저 발명했는지를 결정할 필요가 없다는 뜻으로 버클리대학 팀 특허와 브로드연구소 팀 특허는 모두 아무런 영향 없이 유효하게 존속하게 됩니다.

두 번째 분쟁은 앞선 분쟁에서 원하는 결과를 얻지 못한 버클리대학 팀이 진핵세포로 특정된 유전자 편집 기술에 대한 새로운 출원 을 제출하고, 이에 기초하여 브로드연구소 팀의 동일 특허에 대해 다시 저촉심사를 신청하였습니다.

심결

PTAB의 2월 28일자 심결은 미국 구특허법의 선발명자주의 하에서 진핵세포의 유전자 편집 기술을 누가 먼저 발명하였는지에 관한 것입니다. 버클리대학 팀은 원핵세포에서 CRISPR/Cas9 편집 기술이 작동한다는 것을 확인한 후에 가출원 1을 하고, 후에 진핵세포에 대한 내용을 포함하여 가출원 3(2013년 1월 28일 출원)을 했기 때문에, 출원일로는 브로드연구소 팀의 최초 가출원(2012년 8월 9일)에 비해 뒤지지만, 실제 발명을 착상하여 구현시킨 것은 브로드연구소 팀보다 앞선다는 주장을 하였습니다. 이에 대해 버클리대학 팀은 2012년 3월 9일 발명을 착상(conception)해서 2012년 8월 9일경에 발명을 구현(reduction to practice)하였다고 주장하며, 진핵세포에서 유전자 편집이 성공한 결과를 보여주는 증거를 제시하였습니다.

그러나 PTAB은 발명을 구현하였다는 증거가 불충분하다고 하면서 그 주장을 받아들이지 않고, 그와 달리 브로드연구소 팀은 2012년 10월 5일경에 진핵세포에서 유전자 편집에 성공했음을 보여주는 충분한 증거가 있음을 인정하면서 브로드연구소 팀이 먼저 발명한 것으로 결론지었습니다.

고찰

이렇게 브로드연구소 팀이 진핵세포의 유전자 편집 기술에 대한 특허를 지켜냄으로써, 버클리대학 팀의 CRISPR/Cas9의 원천특허와 브로드연구소 팀의 특허가 모두 존재하는 상황이 되었습니다. 따라서, CRISPR-Cas9을 이용하거나 개발하고자 하는 제3자는 FTO 또는 침해 판단을 할 때 두 팀의 특허를 모두 고려하여야 한다는 점에는 변함이 없습니다.

한편, 브로드연구소 팀은 버클리대학 팀과의 분쟁에서는 자신의 특허를 지켜내었지만, 브로드연구소 팀은 진핵세포의 유전자 편집 기술과 관련하여 국내 기업인 툴젠과 시그마-알드리치를 각각 상대방으로 하는 2건의 분쟁이 아직 진행 중에 있으므로 이 분쟁의 결과가 나온 후에 진핵세포의 유전자 편집 기술에 관한 권리관계가 명확해질 것으로 보입니다.

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글: 특허법인 세움 류민오 변리사
원문: [류민오의 BIO 기술과 특허 브리프] #4. 미국 CRISPR 분쟁 경과

글: 법무법인 세움(info@seumlaw.com)

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