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IT 스타트업계에 종사하시는 고객분들과 특허 미팅 중에, 이런 질문을 자주 듣습니다. “제가 어느 강의에서 들었는데 소프트웨어 특허는 별 실효성이 없다고 하던데, 맞나요?” 이러한 질문에 응답하여, 저는 “특허 명세서의 청구항(특허권자의 권리범위)을 어떻게 작성하느냐에 따라 달려 있습니다.”라고 답변드립니다. 소프트웨어 특허의 경우, 특허 명세서에서 특허권자의 권리범위에 해당하는 청구항이 어떻게 작성되어 있는지가 매우 중요합니다.

그럼, 어떻게 특허 명세서의 청구항이 작성되어야 할까요? 구체적으로, 소프트웨어 특허를 검토하시는 스타트업 관계자분들 입장에서는, 경쟁사가 자사의 소프트웨어와 동일 또는 유사 소프트웨어를 사용자에게 제공하지 못하는데 사용될 특허를 획득하기 위하여, 특허 명세서의 청구항의 어느 부분을 검토해야 할까요?

1. 청구항의 구성을 실시하는 주체가 하나의 주체로 작성되어야 합니다.

소프트웨어에 대한 특허 청구항은, 방법, 장치(시스템), 컴퓨터 판독 가능한 저장매체, 컴퓨터 판독 가능한 저장매체에 저장된 컴퓨터 프로그램 등으로 작성될 수 있습니다. 이러한 청구항의 구성이 실행되는 주체는 하나의 장치여야 합니다. 특히, 방법 청구항의 주체도 하나의 주체로 기재되어야 합니다.

최근 고객사에서의 미팅 중에, 고객사 연구원분께서 “저희 회사 특허는 여러 나라에서 등록되었으며, 저희 핵심 기술을 커버하는 특허입니다.”라고 말씀주셨습니다. 제가 해당 특허의 청구항을 살펴보니, 독립 청구항이 방법 발명으로 기재되어 있는데, 각 단계를 수행하는 주체가 2개의 장치로 기재되어 있었습니다. 이러한 점을 감안하여, 제가 “여러 나라에 특허 등록을 하셨으면 비용이 많이 지불되셨을 텐데, 이 특허는 방법 발명을 수행하는 주체가 2개의 장치여서 경쟁사가 이 특허의 기술을 실시하였을 때 침해 입증이 어렵습니다.”라고 답변하였습니다. 구체적으로, “2개의 장치에서 청구항의 구성이 실시되는 경우, 2개의 장치 모두 침해자와 관련되어야 하는데, 1개의 장치만이 침해자가 관련된 경우에는, 해당 특허를 가지고 침해 주장이 어렵기 때문입니다.”라고 설명드렸습니다. 추가적으로, “추후 특허 명세서의 청구항을 살펴보실 때는, 청구항의 구성이 하나의 주체에 의해 수행되도록 기재되어 있는지를 확인해 보시기 부탁드립니다.”라고 설명드렸습니다.

그렇다면, “우리 회사의 소프트웨어는 클라이언트 장치에서 동작되는 구성도 있고, 서버 장치에서 동작되는 구성도 있는데, 그러한 경우는 어떻게 청구항이 작성되어야 하는가”라는 의문이 생기실 수 있습니다. 청구항을 하나의 장치를 기준으로 작성해야 합니다. 예를 들어, 클라이언트 장치에서 실행되는 구성이 하나의 청구항으로 작성되고, 서버 장치에서 실행되는 구성이 또 다른 하나의 청구항으로 작성될 수 있습니다.

2. 소프트웨어 발명의 경우, 방법 청구항 세트가 기재되어야 합니다.

특허법 제2조3호 나목에서는, 방법 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위가 실시에 해당한다고 기재하고 있습니다. 소프트웨어의 각 기능 또는 구성이 각 단계로 기재된 방법 청구항을 포함한 특허 명세서가 출원되고 심사를 거쳐 등록된 이후에, 경쟁사의 소프트웨어가 등록된 특허의 청구항에 기재된 각 단계를 실시하는 경우, 해당 경쟁사의 소프트웨어는 등록된 특허의 침해에 해당할 수 있습니다.

스타트업 관계자분들께서는 소프트웨어 또는 컴퓨터 프로그램의 발명에 대한 특허 명세서에서, 방법 청구항인 독립항이 기재되어 있는지, 방법 독립항에 종속된 다수의 청구항이 기재되어 있는지 등을 검토할 필요가 있습니다. 추가적으로, 방법 청구항에 대응하는 장치 청구항, 컴퓨터 판독가능한 기록 매체 청구항 및 컴퓨터 프로그램 청구항도 특허 명세서에 기재되는 경우, 다양한 방법으로 경쟁사의 침해를 저지하는 데 사용될 수 있습니다.

3. 방법 발명의 주체는 클라이언트 장치로 기재하는 것이 침해 입증이 용이합니다.

불가능한 것은 아니지만, 통상적으로 서버 장치에서의 소프트웨어 실시는 침해 입증이 용이하지 않습니다. 소프트웨어의 적어도 일부 구성 또는 기능을 커버하는, 클라이언트 장치에서 실행되는 방법 청구항을 특허 명세서에 포함시키는 것을 고려해볼 수 있습니다. 클라이언트 장치에서의 방법 청구항은 침해를 인정받을 수 있을까요? 대부분의 IT 업체에서는, 에스케이텔레콤 주식회사(이하, ‘SK 텔레콤’) vs Viber media Inc.(이하, ‘Viber 사’) 판례(서울고등법원에서 SK 텔레콤 승소(2015나2014387)) 등에 기반하여, 특허 명세서 작성 시 클라이언트 장치에서 실행되는 방법 청구항을 특허 명세서에 우선적으로 포함하도록 고려하고 있습니다. 그럼, SKT vs Viber 판례에서는 어떠한 판단을 하고 있는지 소개해 드리겠습니다.

(1) SK 텔레콤 vs Viber 요약

카카오톡 등 모바일 메신저가 많이 보급되지 않던 시절에, 무료로 해외 통화 등의 사용을 위하여, 한국에서 많은 사용자들이 이스라엘 모바일 메신저인 Viber 사가 제공하는 애플리케이션을 이용했었습니다. SK 텔레콤은 Viber 사가 제공하는 애플리케이션이 SK 텔레콤이 소유한 한국 특허등록번호 10-0681926의 특허 침해에 해당한다는 소를 제기하였고, SK 텔레콤이 1심 및 항소심 모두 승소한 사건입니다.

(2) SK 텔레콤의 방법 청구항을 이용한 Viber 사의 침해 주장

SK 텔레콤의 등록된 특허, 관련 방법 청구항 및 Viber 사의 대응 실시에 대해 아래와 같이 살펴보겠습니다.

SK 텔레콤의 등록된 특허 정보
– 등록 특허 번호 10-0681926(이하, ‘대상 특허’)
– 발명의 명칭: 인스턴트 메신저 서비스를 위한 주소록 재편성 기능을 갖는 이동통신 단말과 이를 이용한 주소록 재편성 방법

Viber 사의 대응 실시 요약
– Viber 사의 애플리케이션을 유무선 인터넷을 통해 대한민국에 배포
– 이용자들에게 음성 통화, 음성 메시지 또는 파일 전송 서비스 제공

대상 특허의 침해가 성립되기 위해서는, Viber 사의 애플리케이션이 대상 특허의 청구항에 기재된 모든 구성요소를 실시해야 합니다(All element rule). 예를 들어, 대상 특허의 방법 청구항(독립항)인 청구항 7에 기재된 모든 단계는 Viber 사의 애플리케이션에 의해 실시되어야 합니다. 이러한 점을 확인해보기 위하여, 방법 청구항(독립항)인 청구항 7과 Viber 사의 구체적인 대응 실시에 대해 정리하면 아래와 같습니다.

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(3) Viber 사의 반박 주장 및 그에 대한 법원의 판단

대상 특허의 방법 청구항 7과 Viber 사의 애플리케이션 실시와 관련하여, 대상 특허의 방법 청구항 7을 이용한 침해 주장에 대한 Viber 사의 핵심 반박 주장 그리고 이러한 주장에 대한 법원의 판단을 정리하면 아래와 같습니다.

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(4) 법원 판결에 따른 청구항 작성

위 판결에서는, 클라이언트 장치에서 실행되는 방법 청구항의 구성을 실시함에 있어 사용자가 개입되더라도, 소프트웨어(애플리케이션)와 서버가 연동되어 애플리케이션이 실행되는 경우, 소프트웨어 개발사가 방법 청구항의 구성요소 전부를 실질적으로 실시한 것으로 보고 있습니다. 클라이언트 장치에서 동작하는 소프트웨어 또는 애플리케이션이 통상 서버와 연동하여 동작되는 점 및 클라이언트 장치에서의 실시는 입증이 용이하다는 점 등을 감안할 때, 클라이언트 장치에서 실행되는 방법 청구항은 타 경쟁사 소프트웨어 개발사가 동일 또는 유사한 소프트웨어를 배포하여 서비스하는 것을 방지하는데 강력한 무기가 될 수 있습니다.

또한, 위 판결에서는, 소프트웨어 개발사의 서버가 외국에 있더라도, 애플리케이션, 서버 및 네트워크를 통해 연동되어 수행되고 클라이언트 장치가 국내에 위치하여 동작되는 경우, 한국 특허의 클라이언트 장치에서 실행되는 방법 청구항에 대한 소프트웨어 개발사의 침해를 인정하고 있습니다. 이에 따라, 국내 스타트업 입장에서는 해외에 서버를 두고 운영하면서 애플리케이션을 국내에 배포하여 서비스하는 국내 또는 해외 경쟁 업체에 대해서도 클라이언트 장치에서 실행되는 방법 청구항을 이용하여 권리 행사하는 것을 고려해볼 수 있습니다.

이러한 점을 감안할 때, 서버에서의 동작으로만 구성된 소프트웨어 또는 애플리케이션이 아니라면, 스타트업 관계자분들께서는 클라이언트 장치에 의해 실행되는 방법 청구항이 특허 명세서에 기재되어 있는지 확인해볼 필요가 있습니다.

필자: 에이앤케이 특허법률사무소(AnK IP) 김한솔 변리사 hskim@ankip.com

글: 외부기고(contribution@platum.com)

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